FL_416

30 fluidotecnica 416 SETTEMBRE 2018 ECONOMIA trasferimento verso il mercato, si pone il problema della sua valorizzazione. Un’impresa può diversificare il suo modello di business, valorizzando un’invenzione brevettata in due modi: o direttamente attraverso la realizza- zione e la vendita dei prodotti tutelati dalla privativa industriale oppure con- cedendoa terzi dei diritti (valorizzazione esterna). Quest’ultima fattispecie si realizza o tramite la concessione di una licen- za d’uso (technology push) o tramite cessione della tecnologia oppure tra- sferimento del solo brevetto. La cessione è un trasferimento a titolo definitivo, mentre la licenza consente al licenziante di mantenere la titolarità del brevetto. Un contratto di licenza, il cui oggetto può riguardare sia brevetti sia know- how oppure entrambi, è un contratto atipico (ossia redatto in forma libera), che può essere concesso sia in regime di esclusività oppure di non-esclusività e che si contraddistingue per la deli- mitazione di alcuni ambiti: territoriale, fuori dai confini dei Paesi in cui è stata convalidata la privativa, il titolare non dispone dell’esclusiva (l’invenzione è liberamente attuabile); temporale, la durata della tutela è limitata e incide sulla durata del contratto; la facoltà di utilizzo che è l’ambito di tutela determi- nato dal tenore delle rivendicazioni; il settoremerceologico o il campo d’uso. Verificare i requisiti Il potenziale licenziatario, durante la fase di negoziazione, dovrà verificare che alcuni requisiti di base siano sod- disfatti, attraverso un’attività di due diligence: la titolarità dei diritti di pro- prietà industriale; lo stato legale; la validità dei titoli; il time to market; la stima dei campi d’uso e dei mercati; la libertà di attuazione. Parte di queste attività sono svolte con- sultando le banche dati brevettuali. Dal momento che i database sono incom- pleti, soprattutto sullo stato legale dei brevetti, conviene incaricareunesperto in proprietà industriale per eseguire queste verifiche. L’accordo potrà anche prevedere: una licenza sui successivi perfezionamen- ti; una collaborazione per agevolare l’attuazione dell’invenzione e per l’ot- tenimento dei titoli di privativa, dal momento che tali attività potranno protrarsi oltre il momento in cui si per- fezionerà l’operazionedi trasferimento; eventuali sub-licenze. I costi di mantenimento dei titoli di proprietà industriale sono solitamente imputati al licenziatario, mentre sulla loro gestione interviene il titolare. L’unica garanzia assunta dal licenziante è quella relativa alla titolarità dei diritti, mentre i contratti escludono espressa- mente garanzie su: la validità dei titoli di proprietà industriale; labrevettabilità dei trovati; la presenza di contraffazioni attive e passive. I corrispettivi sono solitamente mo- netari e riguardano il rimborso delle spese sostenute dal licenziante per l’ottenimento dei titoli di privativa, l’accollo dei costi futuri di manteni- mento, la corresponsione di una som- ma fissa, eventualmente divisa in più rate (down payment o lump sum) e di royalty (o canoni periodici) calcolate in percentuale sul fatturato del prodotto venduto. In taluni casi i compensi possono es- sere non monetari, come nel caso del cosiddettocross-licensing, checonsiste in uno scambio reciproco di licenze. Il licenziatario è legittimato ad agire in caso di eventuale contraffazione da parte di terzi, anche qualora non fosse stata effettuata la trascrizione del con- tratto di licenza. I contratti di cessione e di licenza sono soggetti alla disciplina della trascrizio- ne ex articolo 138 del ‘Codice di pro- prietà industriale’ (c.p.i.), necessariaper l’opponibilitàdell’attoai terzi chehanno NUMERO DI BREVETTI CONCESSI IN ITALIA (2013 – 2017) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2017 2016 2015 2014 2013 8.067 7.795 7.153 6.429 3.364